A entidade responsável pelo registro de marcas nos EUA, o USPTO (United States Patent and Trademark Office), decidiu cancelar o registro para a marca Super Heroes, o qual era cotitularizado pela Marvel e pela DC Comics, as duas maiores empresas do mercado americano de história em quadrinhos.
A decisão foi proferida em 26 de setembro de 2024 e atingiu 4 registros, assinalando publicações (inclusive histórias em quadrinhos), bonecos de brinquedo, camisas e fantasias, sendo o mais antigo deles concedido há mais de 50 anos, em 1967. O motivo invocado para o cancelamento dos registros é que Super Heroes é um termo genérico usado para histórias de super-heróis e produtos a eles relacionado. Super-heróis seria uma palavra que designaria um gênero de estilo (como ocorre com faroeste, ação etc.) e também um arquétipo (tal como cowboy, vilão ou agente secreto).
No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial (LPI) veda o registro de marca de marcas genéricas ou que sejam comumente utilizadas para designar uma característica do produto ou serviço (art. 124, inc. VI). Ocorre que, se mesmo assim marca for concedida, só poderá ser anulada se for objeto de: (a) um pedido administrativo de nulidade, no prazo de 180 dias; ou (b) uma ação judicial de nulidade, no prazo de 5 anos a contar da concessão do registro (art. 174, LPI). Superados esses prazos, o registro não poderá mais ser anulado, salvo no excepcional caso do art. 6 bis da Convenção de Paris, aplicável apenas às marcas notoriamente conhecidas.
Portanto, marcas que designam um gênero ou uma qualidade comum de produtos ou serviços, uma vez registradas, não são mais passíveis de anulação após ultrapassado o prazo de 5 anos para anulação. Mas no direito americano isso não ocorre. O § 1.064 do Título 15 do US Code traz algumas hipóteses nas quais o registro de uma marca pode ser cancelado a qualquer momento, mesmo quando ultrapassado o prazo geral (que é de cinco anos, como no Brasil). E uma dessas hipóteses é quando a marca “se tornar o nome genérico dos produtos ou serviços, ou parte deles, para os quais está registrada”.
Como não existe norma similar na legislação brasileira, é possível que em nosso país existam marcas registradas que designem um gênero de produtos, a despeito da vedação do art. 124, inc. VI da LPI, acima citada. “Granola”, por exemplo, é uma marca registrada da empresa Kellanova, concedida em 1976, e por isso não pode mais ser alvo de ação de nulidade.
Mas se a marca, com o tempo, passa a designar um gênero ou uma qualidade comum de produtos ou serviços, ela perde sua distintividade, ou seja, a capacidade de diferenciar-se de outros os produtos ou serviços. Na obra Lei da Propriedade Industrial Interpretada, escrito em coautoria com a Juíza Federal Caroline Tauk, explico que o registro de uma marca que perde a distintividade pode até não ser anulado, mas perde a eficácia:
Caso uma marca realmente perca totalmente sua distintividade, mas ainda assim seja registrada, não haverá a extinção do registro, mas a consequência prática é que tal registro será ineficaz para impedir o uso por terceiros de modo que não gere confusão com a marca. Foi o que decidiu o STF (ainda antes da mudança de sua competência pela CF/88) no histórico precedente envolvendo a marca “FORMICA”, registrada para identificar laminados para revestimento de móveis (registro nº 006.707.602, dentre outros). A Corte admitiu o uso da marca por terceiro para compor o nome empresarial “Império das Fórmicas Ltda.”, entendendo que o termo “fórmica” se tornou genérico e de uso comum, e que seu uso no caso concreto não levaria à confusão com a marca “FORMICA”, já que o terceiro estava usando o termo fórmica como sinônimo de laminados de modo geral. (TAUK, Caroline Somesom; SANTOS, Celso Araújo. Lei da Propriedade Industrial Interpretada: Comentários e Jurisprudência. São Paulo: Juspodivm, 2024, p. 593).
Com efeito, o registro de marca assegura ao seu titular o direito exclusivo ao uso desse sinal em todo o território nacional (art. 129, LPI). Mas a perda de distintividade acaba, na prática, esvaziando esse direito, conforme a orientação acima.
Melhor seria se a legislação brasileira fosse atualizada para conter dispositivo semelhante à lei americana. Assim ficaria claro para todo mercado que uma marca registrada, ao perder sua distintividade, pode ser objeto de uma ação que leve à extinção do registro, mesmo quando superado o prazo regular da ação de nulidade.
Saiba mais em: Lei da Propriedade Industrial Interpretada: Comentários e Jurisprudência (2024)
